近年來(lái)，隨著國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的推進(jìn)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的取得變得更加容易。一些人利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)制度的漏洞，通過(guò)不正當(dāng)手段，獲取了本不該授予的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。另一方面，知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)的力度不斷加大，知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)變得“有利可圖”。在此情況下，滋生了一些投機(jī)分子，先以不正當(dāng)手段惡意獲取本不應(yīng)當(dāng)授予的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，后以行使知識(shí)產(chǎn)權(quán)為名，惡意訴訟，損害他人的合法權(quán)益，謀取非法利益。特別是在商標(biāo)領(lǐng)域，發(fā)生了大量惡意搶注、囤積商標(biāo)權(quán)，濫訴、惡意訴訟的行為，甚至出現(xiàn)了“投機(jī)取巧的人得利，誠(chéng)實(shí)守法的人吃虧”等極不正常的現(xiàn)象。因此，全社會(huì)強(qiáng)烈呼吁對(duì)惡意訴訟行為進(jìn)行規(guī)制。最高人民法院《民事案件案由規(guī)定》（2011年版）為此增加了因惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛的案由。但是，知識(shí)產(chǎn)權(quán)惡意訴訟的概念、構(gòu)成要件及賠償標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)行法律并無(wú)明確的規(guī)定。這給司法實(shí)踐中審理此類案件造成了一定的困難。本文案例為：江蘇中訊數(shù)碼電子有限公司與山東比特智能科技股份有限公司因惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛一案，該案判決對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)惡意訴訟的構(gòu)成要件及賠償標(biāo)準(zhǔn)作了有益的嘗試。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)惡意訴訟的構(gòu)成要件及賠償標(biāo)準(zhǔn)
——江蘇中訊數(shù)碼電子有限公司與山東比特智能科技股份有限公司因惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛案
裁判要旨
惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟是指行為人明知自己提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟無(wú)事實(shí)或者法律依據(jù)，仍以損害他人合法權(quán)益或者獲取非法利益為目的，故意針對(duì)他人提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，造成他人損害的行為。其構(gòu)成要件有：1.行為人提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟無(wú)事實(shí)或者法律依據(jù)。常常表現(xiàn)為行為人沒(méi)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利或者行為人雖然享有形式上“合法”的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，但因該知識(shí)產(chǎn)權(quán)系惡意取得等多種原因而不具有實(shí)質(zhì)上的正當(dāng)性。2.行為人提起訴訟主觀上具有惡意。在行為人惡意取得知識(shí)產(chǎn)權(quán)的情況下，其取得知識(shí)產(chǎn)權(quán)時(shí)的惡意，可以作為認(rèn)定其提起訴訟時(shí)具有惡意的依據(jù)。3.行為人惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟給他人造成了損失，且損失與行為人惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟具有因果關(guān)系。惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟本質(zhì)上屬于侵權(quán)行為的一種，惡意訴訟行為人承擔(dān)的賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)以受害人的損失為限。在受害人的損失難以確定的情況下，可以綜合考慮受害人現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)損失以及預(yù)期利潤(rùn)的損失等相關(guān)因素，酌情確定賠償數(shù)額。
案件信息
一審：無(wú)錫中院（2016）蘇02民初71號(hào)民事判決書；
二審：江蘇高院（2017）蘇民終1874號(hào)民事判決書。
案情摘要
1998年至2003年，山東比特智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱比特公司）是美國(guó)賽德公司在中國(guó)的代工商。2006年，賽德公司兼并了TELEMATRIX.INC.，并使用TELEMATRIX作為企業(yè)名稱。2006年起，江蘇中訊數(shù)碼電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱中訊公司）接受賽德公司的委托，加工TELEMATRIX品牌酒店電話機(jī)產(chǎn)品。2007年5月28日比特公司在第9類電話機(jī)等商品上申請(qǐng)并獲得注冊(cè)TELEMATRIX商標(biāo)。2008年1月8日，比特公司向中訊公司發(fā)出律師函，指稱其涉嫌侵害TELEMATRIX商標(biāo)權(quán)。2008年3月28日，中訊公司向無(wú)錫中院提起確認(rèn)不侵害比特公司TELEMATRIX商標(biāo)權(quán)的訴訟。比特公司同時(shí)也向日照中院提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，請(qǐng)求判令中訊公司立即停止侵犯其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為并賠償經(jīng)濟(jì)損失612萬(wàn)元。日照中院將該案移送無(wú)錫中院并案審理。2009年10月30日，經(jīng)無(wú)錫中院裁定準(zhǔn)許，兩公司均撤回起訴。2013年7月22日，國(guó)家商評(píng)委作出商評(píng)[2013]第23303號(hào)裁定書，認(rèn)定比特公司在電話機(jī)等相同、類似商品上申請(qǐng)注冊(cè)文字構(gòu)成完全相同的爭(zhēng)議商標(biāo)難謂善意，爭(zhēng)議商標(biāo)系“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”，據(jù)此裁定撤銷爭(zhēng)議TELEMATRIX商標(biāo)。2016年4月5日，中訊公司向一審法院起訴稱，比特公司的惡意訴訟破壞了中訊公司在行業(yè)內(nèi)的聲譽(yù)，致使中訊公司失去了巨大商業(yè)機(jī)會(huì)并造成了巨額經(jīng)濟(jì)損失，請(qǐng)求判令：比特公司賠償中訊公司損失612萬(wàn)元和合理支出10萬(wàn)元，并在全國(guó)性媒體上消除影響，并承擔(dān)一審案件訴訟費(fèi)用。
法院認(rèn)為
無(wú)錫中院一審認(rèn)為：
比特公司向中訊公司提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟系惡意訴訟行為。認(rèn)定惡意應(yīng)考慮如下因素：一是原告提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟沒(méi)有合法的權(quán)利基礎(chǔ)；二是主觀上具有惡意；三是給他人造成了損害。本案中，首先，比特公司的TELEMATRIX商標(biāo)權(quán)已被撤銷，其在提起訴訟時(shí)不具備合法的權(quán)利基礎(chǔ)。其次，比特公司在惡意獲得商標(biāo)注冊(cè)后，提起侵權(quán)訴訟，試圖達(dá)到控制TELEMATRIX商標(biāo)商品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的生產(chǎn)、銷售，主觀上具有惡意。最后，比特公司提起第57號(hào)訴訟對(duì)中訊公司造成了經(jīng)濟(jì)損失。綜上，比特公司構(gòu)成惡意提起知識(shí)訴訟。一審法院綜合考慮比特公司主觀惡意明顯、中訊公司損失等因素，判決比特公司在《法制日?qǐng)?bào)》登報(bào)消除影響，并賠償中訊公司經(jīng)濟(jì)損失及合理開(kāi)支100萬(wàn)元。
比特公司不服一審判決，向江蘇省高級(jí)人民法院提出上訴，認(rèn)為：1.比特公司擁有TELEMATRIX商標(biāo)的有效注冊(cè)證，其有理由認(rèn)為第57號(hào)訴訟具有合法依據(jù)，在主觀上沒(méi)有惡意。2.一審判決確定的100萬(wàn)元賠償數(shù)額缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，數(shù)額過(guò)高。
江蘇高院二審認(rèn)為：
一、比特公司提起第57號(hào)訴訟構(gòu)成惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟。惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟是指行為人明知自己提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟無(wú)事實(shí)或者法律依據(jù)，仍以損害他人合法權(quán)益或者獲取非法利益為目的，故意針對(duì)他人提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，造成他人損害的行為。比特公司提起第57號(hào)訴訟是否構(gòu)成惡意訴訟，取決于該訴訟是否符合惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的構(gòu)成要件。
（一）惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的構(gòu)成要件
1.行為人提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟無(wú)事實(shí)或者法律依據(jù)。常常表現(xiàn)為行為人沒(méi)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利或者行為人雖然享有形式上“合法”的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，但因該知識(shí)產(chǎn)權(quán)系惡意取得等多種原因而不具有實(shí)質(zhì)上的正當(dāng)性。
2.行為人提起訴訟主觀上具有惡意
行為人的惡意表現(xiàn)為兩個(gè)方面：（1）認(rèn)識(shí)因素。即行為人提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟時(shí)，要明知其提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟無(wú)事實(shí)或者法律依據(jù)。在行為人惡意取得知識(shí)產(chǎn)權(quán)的情況下，尤其要明知其取得知識(shí)產(chǎn)權(quán)不具有實(shí)質(zhì)上的正當(dāng)性。（2）目的因素。即行為人提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟要以損害他人合法權(quán)益或者獲取非法利益為目的。判斷行為人惡意的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是行為人提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟時(shí)。在行為人惡意取得知識(shí)產(chǎn)權(quán)的情況下，其取得知識(shí)產(chǎn)權(quán)時(shí)的惡意，自然可以作為認(rèn)定其提起訴訟時(shí)具有惡意的依據(jù)。這是因?yàn)樾袨槿嗣髦浍@得知識(shí)產(chǎn)權(quán)不具有實(shí)質(zhì)上的正當(dāng)性，而有意提起訴訟，損害他人合法權(quán)益或者獲取非法利益，其提起訴訟時(shí)主觀上必然是惡意的。因此，如果行為人在惡意取得知識(shí)產(chǎn)權(quán)后，以損害他人合法權(quán)益或者獲取非法利益為目的，提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，就可以直接判定行為人在提起訴訟時(shí)具有惡意。
3.行為人惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟給他人造成了損失，且損失與行為人惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟具有因果關(guān)系。
（二）比特公司提起第57號(hào)訴訟符合惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的構(gòu)成要件，構(gòu)成惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟
1.比特公司提起第57號(hào)訴訟不具有實(shí)質(zhì)上正當(dāng)?shù)臋?quán)利基礎(chǔ)。比特公司提起第57號(hào)訴訟時(shí)，雖然表面上擁有TELEMATRIX商標(biāo)權(quán)，但該商標(biāo)權(quán)是比特公司“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”而取得的，其并不享有實(shí)質(zhì)上正當(dāng)?shù)臋?quán)利基礎(chǔ)。國(guó)家商評(píng)委2013年7月22日作出第23303號(hào)爭(zhēng)議裁定書，裁定爭(zhēng)議TELEMATRIX商標(biāo)予以撤銷。上述裁定亦得到了北京一中院第2956號(hào)行政判決書、北京高院第799號(hào)行政判決書以及最高人民法院第93號(hào)行政裁定書的維持?！吨腥A人民共和國(guó)商標(biāo)法實(shí)施條例》（2002年施行）第三十六條第一款規(guī)定，依照商標(biāo)法第四十一條的規(guī)定撤銷的注冊(cè)商標(biāo)，其商標(biāo)專用權(quán)視為自始即不存在。因此，比特公司提起第57號(hào)訴訟時(shí)實(shí)質(zhì)上并不享有TELEMATRIX商標(biāo)權(quán)。
2.比特公司提起第57號(hào)訴訟時(shí)主觀上具有惡意
首先，比特公司在申請(qǐng)注冊(cè)TELEMATRIX商標(biāo)時(shí)具有惡意。相關(guān)生效裁判均已認(rèn)定，比特公司違反商標(biāo)法第三十一條的規(guī)定，TELEMATRIX商標(biāo)系以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)，也即比特公司在申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)，已經(jīng)明知TELEMATRIX商標(biāo)系他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)，自己是以不正當(dāng)手段予以搶注，具有惡意?？陀^上，比特公司作為相關(guān)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)者，對(duì)TELEMATRIX商標(biāo)具有較高知名度和影響力確實(shí)知曉。比特公司應(yīng)當(dāng)預(yù)知其以不正當(dāng)手段搶注TELEMATRIX商標(biāo)違反商標(biāo)法第三十一條的規(guī)定，屬于可被依法撤銷的情形。事實(shí)也證明，比特公司搶注的TELEMATRIX商標(biāo)因違反商標(biāo)法第三十一條的規(guī)定，最終于2013年7月22日被國(guó)家商評(píng)委第23303號(hào)爭(zhēng)議裁定書撤銷。因此，比特公司提出“該公司申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)無(wú)惡意”的上訴理由，無(wú)事實(shí)依據(jù)，不予支持。
其次，比特公司提起第57號(hào)訴訟時(shí)具有惡意。如前所述，比特公司申請(qǐng)注冊(cè)TELEMATRIX商標(biāo)時(shí)，明知該商標(biāo)系搶注他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)，其獲得該商標(biāo)注冊(cè)不具有實(shí)質(zhì)上的正當(dāng)性。比特公司在2008年3月19日（起訴狀時(shí)間）提起第57號(hào)訴訟之前，即2008年2月14日仍在其公司網(wǎng)站上宣稱“作為國(guó)際上與德利達(dá)、TELEMATRIX齊名的三大酒店電話機(jī)品牌之一，比特在產(chǎn)品和服務(wù)上一直追求領(lǐng)先”。該事實(shí)進(jìn)一步證實(shí)了比特公司申請(qǐng)注冊(cè)TELEMATRIX商標(biāo)后，一直明知該商標(biāo)系其搶注他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)，TELEMATRIX商標(biāo)權(quán)應(yīng)當(dāng)由該商標(biāo)在先使用并逐步積淀商譽(yù)的主體享有，其實(shí)質(zhì)上不應(yīng)當(dāng)享有TELEMATRIX商標(biāo)權(quán)。同時(shí)，由于中訊公司、比特公司同是酒店電話產(chǎn)品的專業(yè)生產(chǎn)商，兩公司存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。比特公司起訴要求中訊公司停止生產(chǎn)、銷售、宣傳TELEMATRIX商標(biāo)產(chǎn)品，其目的顯然是排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中訊公司，以壟斷TELEMATRIX商標(biāo)相關(guān)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)銷售，損害中訊公司合法權(quán)益，獲取非法利益。因此，比特公司在明知其實(shí)質(zhì)上不應(yīng)當(dāng)享有TELEMATRIX商標(biāo)權(quán)的情況下，惡意申請(qǐng)獲得注冊(cè)，并以損害中訊公司合法權(quán)益和獲取非法利益為目的，公然針對(duì)中訊公司提起第57號(hào)訴訟，顯屬惡意。比特公司提出“其在提起第57號(hào)訴訟時(shí)沒(méi)有惡意”的上訴理由，無(wú)事實(shí)依據(jù)，不予支持。
3.比特公司提起第57號(hào)訴訟造成了中訊公司的損失，且該損失與其提起第57號(hào)訴訟具有因果關(guān)系
中訊公司提交的相關(guān)證據(jù)，證明因第57號(hào)訴訟該公司被迫停止生產(chǎn)、銷售TELEMATRIX商標(biāo)產(chǎn)品的活動(dòng)，喪失了相關(guān)交易機(jī)會(huì)，被迫更換生產(chǎn)模具，報(bào)廢相關(guān)物料，造成物料和人工損失。中訊公司還因本案應(yīng)訴支出了10萬(wàn)元律師費(fèi)。顯然，比特公司提起的第57號(hào)訴訟造成了中訊公司的損失，且該損失與第57號(hào)訴訟具有因果關(guān)系。
綜上，比特公司在明知TELEMATRIX商標(biāo)系搶注他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)情況下，以損害中訊公司合法權(quán)益和獲取非法利益為目的，提起第57號(hào)訴訟，符合惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟的構(gòu)成要件，已構(gòu)成惡意訴訟。
二、一審判決比特公司賠償中訊公司經(jīng)濟(jì)損失及合理費(fèi)用100萬(wàn)元并無(wú)不當(dāng)
《中華人民共和國(guó)民法通則》第一百零六條第二款規(guī)定，公民、法人由于過(guò)錯(cuò)侵害國(guó)家的、集體的財(cái)產(chǎn)，侵害他人財(cái)產(chǎn)、人身的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。民事責(zé)任的方式包括賠償損失等。本案中，比特公司惡意提起第57號(hào)訴訟給中訊公司造成了經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償損失的民事責(zé)任。
惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟本質(zhì)上屬于侵權(quán)行為的一種，惡意訴訟行為人承擔(dān)的賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)以受害人的損失為限。在受害人的損失難以確定的情況下，可以綜合考量相關(guān)因素，酌情確定賠償數(shù)額。本案中，綜合考慮了以下因素，確定賠償數(shù)額。
（一）中訊公司現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)損失
1.中訊公司因第57號(hào)訴訟更換了新模具，支出8.3萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)計(jì)入賠償數(shù)額。2.中訊公司因第57號(hào)訴訟造成了物料損失及人工費(fèi)用支出等。中訊公司提交的《2008年TELEMATRIX系列機(jī)殼更改標(biāo)識(shí)造成的成本直接損失表》及《2008年TELEMATRIX商標(biāo)材料庫(kù)存損失匯總表》顯示，中訊公司因第57號(hào)訴訟造成的物料損失及人工費(fèi)用支出合計(jì)1127529.06元。因該證據(jù)系中訊公司單方面統(tǒng)計(jì)和制作，缺乏其他相關(guān)證據(jù)的印證，故尚不足以證實(shí)其因侵權(quán)而遭受的物料損失及人工費(fèi)用支出的具體數(shù)額。但根據(jù)商業(yè)慣例，中訊公司確實(shí)會(huì)因擔(dān)心使用TELEMATRIX商標(biāo)而承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，進(jìn)而停止使用TELEMATRIX商標(biāo)，報(bào)廢帶有TELEMATRIX商標(biāo)標(biāo)識(shí)物料，更換帶有TELEMATRIX商標(biāo)標(biāo)識(shí)的電話機(jī)外殼并產(chǎn)生物料損失及人工費(fèi)用支出，故該部分物料損失及人工費(fèi)用支出可作為確定賠償數(shù)額的參考因素。3.中訊公司主張的本案10萬(wàn)元律師代理費(fèi)系為挽回惡意訴訟造成的損失而支出的合理費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)計(jì)入賠償數(shù)額。
（二）中訊公司預(yù)期利潤(rùn)的損失。中訊公司在訴訟中提交的經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)表、退稅單據(jù)顯示，2006-2007年中訊公司代工TELEMATRIX品牌電話機(jī)的毛利為12504594元?？梢?jiàn)，中訊公司代工TELEMATRIX品牌電話機(jī)的毛利潤(rùn)較為可觀，其確實(shí)會(huì)因第57號(hào)訴訟停止代工TELEMATRIX品牌電話機(jī)而產(chǎn)生一定的預(yù)期利潤(rùn)損失，故該部分損失應(yīng)當(dāng)作為確定賠償數(shù)額的參考因素。
（三）惡意訴訟對(duì)社會(huì)誠(chéng)信體系的破壞。比特公司明知其不應(yīng)當(dāng)享有TELEMATRIX商標(biāo)權(quán)的情況下，首先惡意搶注該商標(biāo)，其后又對(duì)他人惡意提起訴訟，主觀惡意十分明顯。比特公司的惡意訴訟行為不但給中訊公司造成了較大的損失，而且對(duì)全社會(huì)的誠(chéng)信價(jià)值體系以及誠(chéng)實(shí)信用的訴訟體系造成沖擊和負(fù)面影響，對(duì)此種行為應(yīng)當(dāng)給予相應(yīng)的懲戒。如此，才能防止此類惡意搶注和惡意訴訟行為的再度發(fā)生。
綜合以上因素，江蘇高院認(rèn)為，一審法院判決比特公司賠償中訊公司經(jīng)濟(jì)損失及合理開(kāi)支100萬(wàn)元，并無(wú)不當(dāng)。比特公司提出“一審判決確定的賠償數(shù)額缺乏事實(shí)和法律依據(jù)”的上訴理由，不能成立，不予支持。
一審判決：一、比特公司于判決生效之日起三十日內(nèi)在《法制日?qǐng)?bào)》上刊登消除影響聲明（內(nèi)容須經(jīng)一審法院審核），逾期不履行由一審法院選擇媒體刊登判決書內(nèi)容，所需費(fèi)用由比特公司負(fù)擔(dān)；二、比特公司于判決生效之日起十日內(nèi)賠償中訊公司經(jīng)濟(jì)損失及合理開(kāi)支100萬(wàn)元；三、駁回中訊公司的其他訴訟請(qǐng)求。一審案件受理費(fèi)55340元，由中訊公司負(fù)擔(dān)23040元，比特公司負(fù)擔(dān)32300元。
二審判決：駁回上訴，維持原判。
一審合議庭：陸 超 蘇 強(qiáng) 酆 芳
二審合議庭：湯茂仁 羅偉明 何永宏
來(lái)源：江蘇知產(chǎn)視野
作者：何永宏 江蘇高院
